
作者:黄莺
2024年8月,企业专利观察(PRIP)首次监测并详细介绍了一起以新修改专利细则十一条“诚实信用”为无效理由的“首份”无效决定。虽然还无法100%的确认是首份,但是从这份无效请求的提出日是2024年1月20日,也就是新法正式实施的第一天,因此我们推测很有可能是第一批此类案件。
到了2024年12月26日,国家知识产权局再次公布了一起同样涉及“诚实信用”为无效理由的专利无效决定。结果与前一次相同,在决定要点中再次强调了“为了防止权力滥用,需要请求人承担充分的举证责任,并结合证据进行具体说明”。对此,也进行了详细报道《专利局重申:以“诚实信用”为无效理由,请求人应承担充分举证责任》。
从以上这些无效程序中,对“诚实信用”原则的使用,可以看出,这一条新增的无效条款正在被越来越多的使用。
但是该条款是否有应用在复审案件中,却一直是个谜。
直到今天,2025年2月25日,赋青春的账号公布了一起最新案例,或才正式宣告改法后的复审案件中使用“诚实信用”原则为驳回理由的“首案”复审决定的出现。
值得注意的是,这起案例涉及的驳回决定文本也是在今天刚公开,赋青春就第一时间进行了积极传播。

在决定要点中,主要是围绕着在化合物发明中,如何对于临床实验数据的发明,提供相关的数据和证据,以此来证明发明的真实性。

本案在赋青春的文章中,较为言简意赅的描述了涉案专利为何被认定为违反“诚实信用”原则,而被驳回的。
但是如果从本案从实质审查阶段的驳回,到复审阶段的发出通知书和做出复审决定的全貌去了解,就会发现更多的信息。
首先,本案在实质审查中,专利审查员并非以违反“诚实信用”的细则11条而做出的驳回决定。反而是依据常规的专利法第26条3款说明书没有做出清楚和完整的说明为由,做出的驳回。


驳回决定
其次,真正首先提出“诚实信用”原则问题的其实是复审合议组。
申请人为了克服审查员认为的数据导致说明书不清楚的问题,在答复第一次审查意见通知书和复审意见陈述书时,提交了补充数据及实验情况。但是对于这一补交,合议组认为申请人不能通过补充实验数据来弥补原申请文件固有的缺陷。

复审通知书
实际上,到此,合议组完全可以做出驳回决定了。
但是,合议组到此又通过经验发现了本案新的问题,就是根据《药品注册管理办法(2020)》的规定,就是在开展临床试验前,需要登记药物临床实验方案等信息,并公布。但是在查证后却发现,该药物临床登记与信息公示平台中并没有复审请求人所述药物临床试验信息,因此质疑该数据的合法性和真实性,并要求提供证据进行澄清。

复审通知书
对于复审请求人答复中认为没有必要所有药物都需要通过药监局审批,只需要患者和家属同意即可进行的论述,合议组又进行了详细的说明,重点对本案并未以上市药物为由,认为请求人的主张不能成立。

复审决定
除此之外,合议组还在本无效决定中给出了是否违反诚实信用原则应从两个要件进行分析的判断标准:一是客观上专利申请人是否存在弄虚作假的行为;二是主观上专利申请人是否存在弄虚作假的故意,后一构成要件通常需要结合案件呈现的客观事实予以推断。

复审决定
结语
综合来看,本案属于复审程序中审查员(合议组)主动发现的涉案专利存在“诚实信用”的嫌疑问题。
这也与无效程序中,“诚实信用”的指正大都由无效请求人提出证据的情况有所不同。这对于专利审查员或是复审合议组的综合能力,要求更高。
正如本案,其实在实质审查阶段,专利审查员并未对是否违反“诚实信用”来进行质疑。反而是到了复审程序,合议组基于其丰富的经验,才会发现这一问题,并要求申请人进行说明。
这或许也是为何,在复审阶段的“诚实信用”原则的案例数量可能要大大低于“无效阶段”用这一条款的案件数量。因为这对于专利审查员的综合能力要求更高。